【警告函系列:進階篇】寄發警告函的常見問題與注意事項

在前兩篇文章中,我們介紹了發函前的自我健檢,以及必須遵守公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則(「公平會原則」)。然而,法律的原則之外,總有各種例外與特殊情況。實務中的權利狀態,往往比想像中更加複雜。

本篇將以問答形式,一一解答權利人在主張權利時,最常遇到的各種疑難雜症。Q1 至 Q5 是關於公平會原則相關問題,Q6 至 Q8 則適用於一般情境。

Q1: 什麼情況會需要遵守公平會原則?

A: 關鍵在於,您的發函對象是否為競爭對手的「交易相對人」。

公平會原則主要不是在規範權利人與侵權者之間的直接溝通。它的管制核心,是為了避免權利人利用警告函,去干擾競爭對手的下游通路或客戶,進而影響市場秩序。

  • 直接發給侵權源頭(製造商、進口商): 這種情況不適用公平會原則,原則上屬於正當的權利主張。但仍須留意是否構成公平法所禁止的欺罔或顯失公平之行為。
  • 發給交易相對人(通路商、經銷商、客戶): 這種行為會直接衝擊市場,因此必須遵守公平會原則。

Q2: 我可以對通路商(例如PChome、蝦皮賣家)發警告函嗎?

A: 可以,但這正是最需要小心處理的行為,必須遵守公平會的「先行程序」。

直接對通路商發函,因為會直接衝擊市場交易秩序,所以是公平會重點規範的對象。在發函給通路商之前,您必須完成以下兩條路徑的其中一條:

  1. 取得客觀證明: 例如已取得法院一審勝訴判決,或專業機構的侵權鑑定報告(但以侵權鑑定報告證明之情形,除非符合例外事項,仍須事前或同時通知製造商、進口商或代理商請求排除侵害)。
  2. 通知侵權源頭: 已「事前或同時」通知了侵權產品的「製造商、進口商或代理商」。

這裡最關鍵的細節是,第二條路徑的「事前通知」對象,是產品的源頭,並不包含您準備發函的通路商本身。您不能只通知通路商,就以為符合程序。您必須通知上游的製造商,給予他們澄清的機會。

Q3: Email 算是公平會原則中的警告函嗎?沒寫「侵權」二字的信件也算嗎?

A: 是的,都算。判斷的標準在於,信件內容是否客觀上會讓收信人相信有「他事業侵權的可能性」。

公平會採「實質認定」,不看文件標題,只看實質效果。因此,無論是正式的律師函、公開信,甚至是電子郵件(Email),只要內容達到上述效果,就可能受到規範。即便信中刻意不提「侵權」二字,但透過暗示或影射的方式,同樣算數。

反之,如果信件中僅提到特定權利的存在,但並未指明有任何具體的侵權事實,則未必會構成警告函。

Q4: 什麼是「侵權鑑定報告」?為什麼它很重要?

A: 它是由中立第三方出具的專業分析報告,也是進入公平會原則的合規關鍵之一。

這份報告的核心,是由具公信力的專業機構,針對權利人的權利(例如專利請求項)與被指控的侵權物品,進行客觀的技術比對分析,最終做出是否構成侵權的判斷結論。由自己內部所完成的侵權鑑定報告一般來說並不該當。

其重要性在於,它是公平會原則中「路徑一」的選項。權利人若能在發函前先取得這份報告,就等於證明了自己已盡到合理的查證義務,其發函行為較可能被認定為正當的權利行使。

可出具報告的單位包括工研院、資策會等研究法人,或是具備專業技術與法律能力的專利商標事務所或法律事務所

Q5: 為什麼主張「新型專利」時,需要附上「技術報告」?

A: 因為新型專利採「形式審查」,權利狀態不穩定,需要這份官方報告來輔助判斷。

「新型專利技術報告」是專門針對「新型專利」的官方文件。與需要經過嚴格實體審查的發明專利不同,我國的新型專利採「形式審查」,也就是說,智慧財產局在核准專利時,只看申請文件格式是否完備,而不對其是否真的具備「新穎性」和「進步性」等專利要件進行實質審查

為了避免權利人濫用這種權利狀態相對不穩定的專利,專利法與公平會原則都要求,在對外主張新型專利權時,應一併提出這份由智慧財產局製作的技術報告。這份報告會初步比對該專利與先前技術的關聯性,雖不具法律拘束力,卻是讓收信方能客觀判斷權利有效性的重要參考。任何人皆可付費向智慧財產局申請。

Q6: 如果我的專利是在國外註冊的,可以在台灣主張嗎?

A: 不行,但在台灣發警告函仍要遵守規定。

專利權有嚴格的「屬地主義」,美國專利只能在美國行使,無法對台灣廠商在台灣的銷售行為主張權利。

然而,若您是針對台灣廠商在「美國市場」的侵權行為發函,而該函件內容卻寫得不清不楚,導致台灣的交易相對人誤解,進而影響「台灣市場」的交易秩序,那麼這個「發函行為」仍可能受到我國公平會的管轄。因此,主張外國專利時,務必在函中明確界定其效力所及的市場範圍。

Q7: 我的專利有一部分被舉發成功(部分無效),該怎麼辦?

A: 只能就「仍然有效」的部分主張權利。

這是最明確的紅線之一。專利請求項(Claims)一旦被審定撤銷確定,那一部分的權利就「自始不存在」。若權利人明知部分權利已失效,卻仍以原始、完整的專利範圍對外發函,意圖混淆視聽,這就是明確的不實陳述,違法風險極高。發函時,必須如外科手術般精準,明確指出您是基於「仍然有效的請求項」來主張權利。

Q8: 主張商標權或著作權時,有什麼特別要注意的?

A: 分述如下:

  • 商標權: 除了明確標示「註冊號碼」,還必須清楚說明您主張的「指定商品/服務類別」。您不能拿著註冊在「餐飲服務」的商標,去對「服飾」業者主張權利。此外,建議應具體說明為何您認為對方的使用行為,會造成相關消費者「混淆誤認之虞」。
  • 著作權: 由於著作權不需註冊,證明權利歸屬格外重要。發函前建議應先整理好您的「權利證明」(如創作底稿、發表紀錄等)。函中需具體指明是「哪一個著作」的「哪一個部分」(例如一張照片的構圖、一首歌的副歌旋律)被對方「如何侵害」(例如:重製、改作)。

結論:魔鬼藏在細節裡

釐清權利狀態的每一個細節,進行誠實、透明的溝通,才能讓主張無懈可擊,真正達到維權的目的,而不會因為程序或細節上的疏忽,讓自己陷入意想不到的法律風險。

下一篇文章,也是本系列的最終章,我們將透過具體案例,看看這些原則在真實商戰中是如何被應用的。